海外の正規品を安く仕入れて国内で販売しているのに、ある日突然「特許権侵害」と訴えられるケースがあります。
並行輸入ビジネスに関わる人なら、「国際消尽」という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、その中身を正確に理解している人は意外と少ないのが実情です。まずは「消尽」という考え方の根本から整理しておきましょう。
特許権とは、特許発明を「業として実施する」ことを独占できる権利です(特許法68条)。ここで言う「実施」には、製造・使用・販売・輸入など、幅広い行為が含まれます。理論上は、特許権者の許諾なくこれらの行為を行えば、どの段階でも特許侵害が成立することになります。
問題なのは、この理論を徹底しすぎると流通が成り立たなくなる点です。
たとえば、A社が特許製品をB社に正規販売し、B社がC社に転売し、C社がエンドユーザーに販売する、という一般的な流通経路を考えてみてください。B社もC社も正規ルートで仕入れているにもかかわらず、理論上は特許権侵害の可能性が生じます。これでは商取引が成り立ちません。
そこで生まれたのが「消尽論」です。つまり、特許権者が一度適法に特許製品を市場に流通させた時点で、特許権はその目的を達成して「消耗し尽くされた(消尽した)」と考え、その後の転売・使用については特許権を行使できなくなるという法理です。
つまり消尽が原則です。
国内での流通については、この「国内消尽」はほぼ異論なく認められています。しかし問題は、海外で正規販売された製品が日本に輸入される場合にも同じ理屈が通用するか、という点にあります。これが「国際消尽」の問題です。
国際消尽が認められれば、「外国で正規に買った特許製品を日本に持ち込んでも特許権侵害にならない」ことになります。一方、認められなければ「外国でいくら正規購入しても、日本への輸入は特許権侵害になりうる」という厳しい結論が導かれます。
この問題を考える上でのキーワードは2つあります。一つは「特許独立の原則」(各国の特許権は互いに独立している)、もう一つは「属地主義」(特許権の効力は取得した国の領域内のみ)です。この2原則から厳密に考えると、「外国での消尽は、あくまでその国の特許権の消尽であって、日本の特許権とは関係ない」という結論になります。
経済産業省 特許庁|Q3. 特許権にかかる並行輸入(並行輸入と国際消尽の公式解説)
国際消尽を巡って日本の法律実務を根底から変えたのが、1997年(平成9年)7月1日の最高裁判決、いわゆるBBS事件です。並行輸入ビジネスを手がける人なら必ず知っておくべき判例です。
BBS事件の概要はこうです。ドイツの有名なアルミホイールメーカー、BBS社は、ドイツと日本の双方で同一の発明について特許権を保有していました。BBS社がドイツ国内で製造・販売した製品を、日本の輸入業者が購入して国内で販売したところ、BBS社が「日本の特許権侵害だ」として差止・損害賠償を請求したのがこの事件です。
第一審(東京地裁)はBBS社の主張を認め差止請求を認容しましたが、控訴審(東京高裁・平成7年)は「特許権は国際的に消尽する」として並行輸入業者側を支持しました。ここが重要なポイントです。
最高裁は控訴審とは異なり、「国際消尽論」を正面から採用しませんでした。
では、なぜ並行輸入が認められたのか。最高裁は「黙示的同意論」という論法を採用しました。要約すると次のような考え方です。
- 特許権者が日本国外で特許製品を販売すれば、製品が国際的に流通して日本に輸入される事態は予見できる
- 販売時にその旨の制限を付けていない以上、日本への輸入・販売に「黙示的に同意した」とみなすべきである
- よって、原則として輸入者への特許権行使はできない
厳しいところですね。しかし、最高裁はここに重要な「例外」を設けています。
特許権者が外国で製品を販売する際に、(1) 「日本を販売先または使用地域から除外する」旨を買主と合意し、かつ (2) その旨を製品に明示した場合に限り、日本への輸入・販売を特許権侵害として差し止めることが可能となります。これが原則です。
この「製品への明示」とは、製品本体や包装に刻印、印刷、シール、下げ札などの方法で「通常の注意を払えば容易に了知できる形式」での表示を意味します(関税定率法基本通達)。「Not for sale in Japan(日本国内での販売禁止)」といった英文表示が実務では使われることもありますが、日本語表示が必要か否かは現在でも解釈が明確ではなく、専門家への確認が必要な部分です。
並行輸入ビジネスを始める際は、仕入れる製品にこうした「輸入禁止表示」がないかを確認することが最初のステップとなります。
弁理士法人M&Partners|特許権の国際消尽(BBS事件と黙示的同意論の詳細解説)
国際消尽のルールは国によって大きく異なります。日本のBBS事件判決から20年後の2017年、米国では日本とは正反対とも言える判断が下されました。これがインプレッション・プロダクツ対レックスマーク事件(Lexmark事件)の連邦最高裁判決です。
Lexmark事件の概要はこうです。プリンターメーカーのLexmark社は「使用後は返却すること」などの条件付きで安価に販売したトナーカートリッジを、廃棄品として取得した転売業者(Impression Products社)が再充填して再販売したことに対し、特許権侵害を主張しました。また、Lexmarkが米国外で販売したカートリッジが米国内に輸入された行為についても問題が及びました。
米国連邦最高裁は2017年5月30日、この2点について明快な判断を下しました。
| 論点 | CAFC(控訴裁)の判断 | 連邦最高裁の判断 |
|---|---|---|
| 条件付き販売後の制約 | 条件は有効→侵害成立 | 消尽する→侵害不成立 |
| 米国外での販売品の輸入 | 国際消尽を否定→侵害成立 | 国際消尽を認める→侵害不成立 |
これは使えそうです。日本との違いを端的に示せる比較表です。
最高裁は「ひとたび特許製品を販売した以上、販売地点が米国内か米国外かを問わず、特許権は消尽する」と断言しました。しかも日本のように「販売先に日本を除外する表示をすれば権利行使できる」という逃げ道を認めていません。これが日本法との最大の違いです。
日本の立場を整理すると。
米国の立場を整理すると。
この差は実務上、非常に大きな影響があります。たとえば日本のメーカーが日本の特許権を守ろうとして製品に「Not for sale in Japan」と表示すれば、日本への輸入を差し止める余地が生まれます。しかし同じメーカーが米国に製品を輸出した後に、その製品が第三者によって転売されても、米国特許権では差し止めができません。グローバルなビジネス展開においては、日米で異なるルールが適用されることを念頭に置いた戦略が不可欠です。
SK弁理士法人|米国最高裁は、無条件国際消尽を採用(Lexmark最高裁判例)
「うちは正規品を輸入しているから大丈夫」と考えている輸入業者は多いですが、製品に「日本除外」の表示があった場合、それだけで特許権侵害のリスクが生じます。痛いですね。
では実際に特許権侵害と認定されると、どのような事態になるのでしょうか。
まず税関での対応です。特許権者はあらかじめ税関に「輸入差止申立て」を行うことができます。この申立てが受理されると、税関において侵害疑義物品が発見された際に「認定手続」が開始されます。輸入者と権利者の双方に通知が届き、10日以内に意見や証拠を提出する機会が与えられますが、その間は貨物が差し止められます。
ただし、特許権侵害の判断は税関で行うには難しい側面があります。意匠権侵害・商標権侵害と比べて特許権侵害の認定は技術的に複雑なため、実務上は税関での差し止めよりも、権利者が裁判所に直接提訴するケースが多い点は押さえておきましょう。これが基本です。
裁判による権利行使の場合、権利者は次の救済手段を求めることができます。
並行輸入ビジネスを始める前に必ず確認すべきことが1つあります。仕入れ対象製品に「Not for sale in Japan」「日本国内販売禁止」「本製品は日本向け販売除外品です」などの文言が、本体・包装・添付書類のいずれかに記載されていないかどうかの確認です。
この確認作業を「クリアランス調査」と呼び、特許権・商標権・著作権等の調査を並行して行うことが実務上の鉄則とされています。具体的には、仕入れ予定品の特許番号を検索し、該当特許権者が日本で権利行使できる状態にあるかを確認することになります。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)では無料で日本の特許情報を検索できます。
財務省 税関|Q&A(差止申立関係):税関における知的財産侵害品の差止手続き
国際消尽に関する議論は、教科書的な「輸入の可否」だけにとどまりません。並行輸入ビジネスの実態を踏まえると、見落とされがちな「消尽が崩れるケース」が存在します。これが意外に知られていない盲点です。
まず「修理・再生品」の問題です。正規品を仕入れて日本に輸入した後、製品を分解・洗浄・部品交換などの加工をして再販売する行為は、消尽の枠組みから外れる場合があります。
有名な事例として「インクカートリッジ事件」(最高裁平成19年11月8日判決)があります。この事件では、特許製品(インクカートリッジ)を一度使用した後、洗浄・インク再充填・部品交換して再販売する行為が問題となりました。最高裁は、「加工・修理」が実質的に「特許製品の新たな生産」と同視できる場合には消尽が成立しないと判示しました。
つまり消尽が崩れる条件です。
次に「ソフトウェア・システム」との関係です。並行輸入した電子機器を購入者が自分でファームウェアを改造して機能追加し転売するケースも、同様のリスクをはらんでいます。特許されている機能を新たに付加する行為は、「別個の特許製品の新たな生産」とみなされる可能性があります。
もう一つの見落とされがちな論点が「方法の特許」への消尽適用です。製品(物)の特許は消尽が比較的明確ですが、「方法の特許」については議論が残ります。製品が正規品であっても、特許されている「方法」を利用したサービスを別途行う場合は消尽の対象外となります。
たとえば正規品の医療機器を並行輸入した場合でも、その機器を使った診断手順自体に別の特許が存在している場合、機器の消尽とサービスの実施は別問題として扱われる可能性があります。これが条件です。
さらに独自の視点として指摘しておきたいのが「内外価格差とビジネスリスクのトレードオフ」です。並行輸入が成立するのは、国内価格と国外価格に大きな差があるからです。しかし特許権者側はまさにこの内外価格差を戦略的に活用しています。
特許権者が特定の市場で安く販売するのは、量的普及を優先した価格戦略の場合がほとんどです。その際、権利者は製品に「日本除外表示」を付して権利留保するかどうかを判断します。内外価格差が大きな製品ほど、権利者が意図的に日本除外表示を付しているリスクが高まります。価格差が大きい製品を仕入れる際には、権利者の戦略的意図も考慮したクリアランス調査が特に重要です。
弁護士法人石下法律事務所|「消尽」と並行輸入(修理・改造品の消尽に関する詳細解説)
ここまでの内容を踏まえ、並行輸入ビジネスに関わる方が実務で活用できるポイントを整理します。法的なリスクを正確に理解した上でビジネスを進めることが、長期的な利益確保につながります。
まず確認すべき第一の事項は「製品に日本向け販売禁止の表示があるかどうか」です。BBS最高裁判決の例外規定により、製品本体・包装・添付書類のいずれかに「日本を販売先または使用地域から除外する旨」の表示があり、かつ販売時点でその表示が確認できる場合、日本への輸入は特許権侵害となる可能性があります。
表示の有無を確認する際は、以下の場所をチェックします。
ただし「all rights in Japan reserved」のような表現は、日本を販売先から除外する表示とは認められないとされています。また「Not for sale in Japan」という英文表示が法的に有効かどうかも解釈が確立しておらず、専門家の判断が必要な場面もあります。
第二の事項は「対象製品の特許調査」です。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使って、仕入れ予定製品に関連する日本の特許権を検索できます。特許権が存在する場合は、その権利者が自社製品の並行輸入について権利行使を行う可能性を考慮に入れておく必要があります。
第三の事項は「取引先との契約内容の確認」です。仕入れ元の海外販売業者が特許権者またはその関連会社である場合、購入契約書に「日本への再販禁止」条項が含まれていることがあります。この場合、特許権の問題以前に契約違反となるリスクがあります。
第四の事項は「特許権以外の知的財産権のチェック」です。並行輸入に関わる知的財産権は特許権だけではありません。商標権については「フレッドペリー事件」等の判例で、著作権については著作権法26条の2等の規定で、それぞれ異なるルールが設けられています。特許権でセーフでも商標権で問題が生じる可能性があります。
最後に、特許権侵害リスクが懸念される案件については、弁理士または弁護士への事前相談を強くお勧めします。税関での差し止めや裁判沙汰になってからでは、輸入済みの在庫の廃棄リスクや損害賠償を含む大きな損失につながる可能性があります。費用はかかりますが、事前のクリアランス調査への投資は十分なリターンが見込めます。これなら問題ありません。